La película ENCANTO de Walt Disney, cuenta la historia de los Madrigal, una familia que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica en un lugar maravilloso conocido como Encanto. La marca nominativa DISNEY ENCANTO, fue solicitada por DISNEY el 24 de junio de 2020 y fue concedida hasta agosto de este año. Su demora en ser concedida fue debido a varios requerimientos durante el proceso, que valen la pena analizar para considerar siempre que se registre una marca. 

Es irónico pensar que justo la película que tiene como protagonista una familia colombiana, de una empresa tan grande y reconocida como Disney presente tantos inconvenientes para ser registrada, por eso aquí explicaremos brevemente las razones de debate en el trámite de registro de marca y les daremos algunas recomendaciones teniendo en cuenta que aprendimos analizando esta solicitud tan controvertida.

La importancia de clasificar adecuadamente los productos o servicios de la marca El primer requerimiento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) se dio porque algunas de las expresiones dentro de la descripción de los productos en las clases, no están amparadas en la clase solicitada a registro.  

La Clasificación de Niza es un sistema internacional que agrupa los productos y servicios en categorías afines para efectos de registrar las marcas, además de esto, es un límite para la protección de la marca, debido a que los derechos exclusivos que confiere, sólo se refieren a los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, lo que se conoce como el límite externo de la protección marcaria. Por ello, es posible que signos independientemente de su parecido puedan convivir siempre y cuando se encuentren registrados para diferentes clases.  

Recomendaciones: Para clasificar un producto o servicio en primer lugar debemos acudir al título de cada clase y posteriormente a la “lista alfabética” de cada título para confirmar la presencia del producto o servicio que se quiere identificar dentro de la Clase.  
Usualmente, es fácil determinar a qué clase pertenece cada producto o servicio, pero hay casos en los que es posible que exista duda sobre su ubicación dentro de una determinada clase, por sus variados componentes o múltiples funcionalidades.

Es por esto que se han establecidos criterios de ayuda, de acuerdo con aquellos empleados como último recurso y que características que resultan de mayor importancia, dentro de los cuales sugerimos clasificar un producto “en función de la materia predominante” cuando este está compuesto por materias diferentes, o clasificar un servicio “por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética”. Examen de registrabilidad marcaria: Concepto de familia de marcas y principio de especialidad marcaria .

Aún sin presentarse oposiciones, la SIC argumentó que existían similitudes entre la denominación ENCANTO y dos marcas mixtas previamente registradas en dos de las clases en las cuales se solicitó el registro de la marca de DISNEY y por lo tanto, no concedió el registro en las clases 41 (en la cual se encuentra el servicio de producción y dirección de películas) y 18, ya que en su denominación contenían la palabra “encanto” y por lo tanto genera que los signos distintivos fueren confundibles 
conceptualmente pues evocan una misma idea y por ello afirman que las marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.  

Frente a ello, acertadamente y con fuertes argumentos, la apoderada de DISNEY interpuso recurso de apelación en contra de la decisión y solicitó la concesión de la marca en las clases en las que no fue registrada afirmando que la marca solicitada es parte de la reconocida familia de marcas DISNEY, la apoderada explica que debido a las familias de marcas generan una idea clara al consumidor sobre el origen de los productos, es evidente que los consumidores al ver la marca solicitada DISNEY ENCANTO inmediatamente la relacionarán con su titular.  

Es evidente el carácter notorio de la marca DISNEY, no sólo a nivel mundial, sino también en Colombia, en donde los consumidores ya la reconocen como tal. En consecuencia, los consumidores al observar la marca DISNEY ENCANTO, rápidamente la relacionará con las demás marcas DISNEY, y tendrá claro que el origen de los productos es la empresa ampliamente conocida por los consumidores, Disney Enterprises, Inc. 

Otro de los argumentos más fuertes explica que las marcas en conflicto no tienen conexidad competitiva pues identifican productos y servicios muy específicos y no están destinados a los mismos consumidores. En ese sentido, tampoco compartirán el mismo mercado ni los mismos canales de comercialización, de la simple lectura de estos productos y servicios es posible afirmar que se trata de productos y servicios muy especializados que pertenecen a mercados distintos. La gran enseñanza que nos deja esta historia es que no importa cuán grande eres como empresa, es fundamental asesorarte adecuadamente a la hora de registrar tu marca.

AUTOR
Laura Correa Contreras
Abogada Lyown Business